作者：張思悅 合伙人、資深專利代理人
2017年2月28日，國家知識產(chǎn)權局專利局申長雨局長簽發(fā)國家知識產(chǎn)權局第74號令，宣布自2017年4月1日起施行《國家知識產(chǎn)權局關于修改<專利審查指南>的決定》。該決定涉及《專利審查指南》第二、四、五部分的修改（詳情請見http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html），其中第二部分中對于涉及商業(yè)方法和軟件的專利申請的審查規(guī)定的修改是最受關注的部分，本文試圖從《專利審查指南》這一部分的修改分析并淺論軟件專利在中國的保護。
修改解讀
1. 關于涉及商業(yè)方法的專利申請
《中共中央國務院關于深化體制機制改革加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》指出：研究商業(yè)模式等新形態(tài)創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權保護辦法?！秶鴦赵宏P于新形勢下加快知識產(chǎn)權強國建設的若干意見》指出：要加強新業(yè)態(tài)新領域創(chuàng)新成果的知識產(chǎn)權保護，研究完善商業(yè)模式知識產(chǎn)權保護制度。
為了更好地貫徹落實黨中央國務院的上述文件精神，順應各行各業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的蓬勃局面，國家知識產(chǎn)權局在《專利審查指南》中增加了以下規(guī)定：涉及商業(yè)模式的權利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術特征，則不應當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。
不同于美國在“Alice訴CLS Bank”一案后對于涉及商業(yè)方法的專利申請和專利在授權和確權程序中有關美國專利法第101條專利適格性問題上從難從嚴的審查和裁判尺度，國家知識產(chǎn)權局通過上述修改表明了對于涉及商業(yè)方法的專利申請較之過往更加開放的態(tài)度。專利申請人或其代理人在撰寫涉及商業(yè)方法的專利申請的權利要求時，或許不再需要盡量避免出現(xiàn)諸如“金融”、“證券”、“投資”、“支付”、“租賃”、“廣告”之類的用語或者對其進行技術化“包裝”，只需要滿足權利要求請求保護的方案在整體上屬于技術方案的要求即可，即需要符合專利法第二條的規(guī)定，需要包含技術手段、解決技術問題、取得技術效果。
通過上述修改，國家知識產(chǎn)權局不再因為技術方案中包含商業(yè)規(guī)則或方法就不對其授予專利權，相信能夠?qū)τ诟餍懈鳂I(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新中產(chǎn)生的技術方案給予適當?shù)姆杀Ｗo，進一步鼓勵和推動各類商業(yè)模式創(chuàng)新的涌現(xiàn)，促進供給側(cè)改革目標的實現(xiàn)。
當然，如何判斷涉及商業(yè)規(guī)則或方法的方案在整體
上是否屬于技術方案，在實際的申請和審查工作中仍是一個難點。希望國家知識產(chǎn)權局能夠從平衡社會公眾和專利權人的利益的角度出發(fā)，出臺盡量客觀和標準化的審查細則，以利于專利申請人和審查員在專利申請和審查工作中把握好尺度。
2. 關于涉及軟件的專利申請
近年來，在“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略的推動下，互聯(lián)網(wǎng)技術已經(jīng)滲透到了各行各業(yè)，與各種產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，促生出了各類智慧成果。由于“互聯(lián)網(wǎng)+”模式產(chǎn)生的智慧成果多以軟件和程序為載體，因此對于涉及軟件的技術方案給予恰當?shù)膶＠Ｗo就變得愈發(fā)重要。國家知識產(chǎn)權局本次對于《專利審查指南》的修改就對于軟件專利的保護做出了積極的嘗試。
除了刪除了對實踐已無指導意義的【例9】“一種以自定學習內(nèi)容的方式學習外語的系統(tǒng)”之外，國家知識產(chǎn)權局對于涉及軟件的專利申請的審查規(guī)則做出了重要的修改，可以主要歸納為以下3點：
（1）允許采用“介質(zhì)+計算機程序流程”的方式撰寫權利要求；
（2）規(guī)定涉及計算機程序的裝置權利要求“不僅可以包括硬件，還可以包括程序”，明確“程序”可以作為裝置權利要求的組成部分；
（3）將第5.2節(jié)第2段中的“功能模塊”修改為“程序模塊”，避免與“功能性限定”相混淆。
根據(jù)上述第（1）和第（2）點修改，并結(jié)合《專利審查指南》第二部分第九章中未予修改的內(nèi)容可知，涉及軟件的中國專利申請可以包含四種類型的權利要求。下面舉例對于這四種類型的權利要求的撰寫方式進行介紹。
假設有一種用于在移動設備（實際撰寫權利要求時可以考慮上位概括為“電子設備”）上對于用戶照片進行美化的技術方案，其利用移動設備的硬件和軟件執(zhí)行以下操作：
利用移動設備的攝像頭（實際撰寫權利要求時可以考慮上位概括為“圖像獲取部件”）獲取用戶照片；
基于預先定義的照片數(shù)據(jù)庫，獲取與所述用戶照片匹配的明星照片（實際撰寫權利要求時可以考慮上位概括為“照片”）；以及
根據(jù)所述明星照片中的體貌特征，美化所述用戶照片。
以此技術方案為例，在《專利審查指南》修改后，允許的四種類型的權利要求的范例如下：
（i）方法權利要求
一種用于在移動設備上對于用戶照片進行美化的方法，包括以下步驟：
利用移動設備的攝像頭獲取用戶照片；
基于預先定義的照片數(shù)據(jù)庫，獲取與所述用戶照片匹配的明星照片；以及
根據(jù)所述明星照片中的體貌特征，美化所述用戶照片。
（ii）“程序模塊”類裝置權利要求
一種用于在移動設備上對于用戶照片進行美化的裝置，包括：
用戶照片獲取模塊，用于利用移動設備的攝像頭獲取用戶照片；
明星照片獲取模塊，用于基于預先定義的照片數(shù)據(jù)庫，獲取與所述用戶照片匹配的明星照片；以及
美化模塊，用于根據(jù)所述明星照片中的體貌特征，美化所述用戶照片。
（iii）“硬件+程序”類裝置權利要求
一種移動設備，包括：
處理器；
攝像頭；以及
存儲器，其中存儲有程序，
其中在所述處理器執(zhí)行所述程序時，進行以下操作：
利用所述攝像頭獲取用戶照片；
基于預先定義的照片數(shù)據(jù)庫，獲取與所述用戶照片匹配的明星照片；以及
根據(jù)所述明星照片中的體貌特征，美化所述用戶照片。
（iv）“介質(zhì)+程序”類產(chǎn)品權利要求
一種存儲介質(zhì)，用于存儲程序，其中所述程序在被執(zhí)行時使得移動設備進行以下操作：
利用所述攝像頭獲取用戶照片；
基于預先定義的照片數(shù)據(jù)庫，獲取與所述用戶照片匹配的明星照片；以及
根據(jù)所述明星照片中的體貌特征，美化所述用戶照片。
下面對于這四種類型的權利要求的保護范圍和侵權認定問題分別進行初步地分析和探討。由于涉及軟件專利的專利侵權訴訟在我國為數(shù)尚少，鮮有相關判例可供參考，也沒有專門的法律條文或司法解釋來澄清此類專利侵權訴訟中司法裁判的相關規(guī)則，因此下述分析僅為基于個人觀點的解讀，還有待將來各類相關專利侵權訴訟案例予以驗證。
（i）方法權利要求的保護范圍和侵權認定問題
上述用于在移動設備上對于用戶照片進行美化的方法是一個典型的涉及客戶端操作的方法權利要求，也是當今移動互聯(lián)網(wǎng)時代涉及應用程序（App）的發(fā)明創(chuàng)造的最主要的專利權利要求類型。由于可以認為客戶端的操作至少部分是由用戶執(zhí)行的，而多數(shù)情況下用戶的行為并非為生產(chǎn)經(jīng)營目的，不滿足中國專利法第十一條關于方法專利侵權認定的條件，因此其專利侵權認定問題存在一定的爭議。對此問題，除了之前被較多借鑒的廣東省高級人民法院（2011）粵高法民三終字第326號一案判決中“美的公司制造的空調(diào)器要實現(xiàn)這一功能，就要通過相應的設置、調(diào)配步驟，使空調(diào)器具備實現(xiàn)按照自定義曲線運行的條件，從而無可避免地使用到控制空調(diào)器按照自定義曲線運行的方法，因此美的公司是使用者”這一“制造商出廠前測試構成侵犯方法專利”的意見外，在2016年廣受關注的“握奇訴恒寶”案（北京知識產(chǎn)權法院（2015）京知民初字第441號）中，判決書中的“雖然用戶參與了個別步驟，但也是在電子裝置制造者預先設置的操作步驟環(huán)境下進行的，用戶并不能參與或改變后臺程序內(nèi)容，由此看，該電子裝置的制造者顯然是該認證方法技術方案的實施者”（類似于美國“mastermind”的判斷方法）”的意見也值得關注。
而關于涉及服務器端操作的軟件專利的方法權利要求，由于一般可以認為服務器端的操作是由軟件制造商為生產(chǎn)經(jīng)營目的來執(zhí)行的，因此，如果被訴侵權的軟件制造商執(zhí)行的操作落入方法權利要求的保護范圍（但多數(shù)情況下舉證難度較大），一般可以認定專利侵權行為成立。此問題在此不做贅述。
因此，目前對于涉及客戶端操作的方法權利要求和涉及服務器端操作的方法權利要求而言，相較于其他技術領域的方法權利要求，其專利侵權認定并不存在過多的障礙。
（ii）“程序模塊”類裝置權利要求的保護范圍和侵權認定問題
在本次《專利審查指南》的修改中，將表述“功能模塊”修改為“程序模塊”，從而避免與“功能性限定”相混淆，這無疑將對于“程序模塊”類裝置權利要求的保護范圍的解釋非常有利。
在“諾基亞訴華勤”案（參見上海第一中級人民法院（2011）滬一中民五（知）初字第47號判決書及上海高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第96號判決書）中，對于以計算機程序為依據(jù)并采用與方法權利要求中限定的步驟完全對應一致的方式撰寫的裝置權利要求，上海法院將其認定為功能性限定的權利要求，并適用《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號）第四條的規(guī)定“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內(nèi)容”對權利要求的保護范圍進行解釋，還認定說明書中對于方法步驟所描述的具體實施例不能構成對于裝置權利要求中技術特征的支持。
通過《專利審查指南》的上述修改，“程序模塊”類裝置權利要求中的相關技術特征可以不再被認定為功能性限定的技術特征，權利要求的保護范圍可以不局限于其說明書和附圖描述的功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式。
另外，對于此類裝置權利要求，一種觀點認為：根據(jù)《專利審查指南》中“由這樣一組程序模塊限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序?qū)崿F(xiàn)該解決方案的程序模塊構架，而不應當理解為主要通過硬件方式實現(xiàn)該解決方案的實體裝置”的規(guī)定，此類裝置權利要求可以等同于其他國家的以計算機程序產(chǎn)品為主題的權利要求。
上述觀點對于“程序模塊”類裝置權利要求保護范圍的解釋較為有利，相較于方法權利要求侵權認定中唯一可依靠的“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用專利方法”，可以根據(jù)“為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產(chǎn)品”來認定侵犯裝置權利要求的專利權，從而約束相關軟件的制造者和分發(fā)者的侵權行為。然而，由于尚未出現(xiàn)相關的法院判例，此種觀點能否得到法院支持還有待于驗證。
（iii）“硬件+程序”類裝置權利要求的保護范圍和侵權認定問題
此類裝置權利要求的撰寫方式在歐美等主要國家和地區(qū)被廣泛采用和允許，被認為是最接近相關方案實際物理實現(xiàn)方式的裝置類權利要求撰寫方式。由于此類權利要求限定的技術方案相較于上面“程序模塊”類裝置權利要求限定的技術方案更接近相關產(chǎn)品的實際內(nèi)部構造，在專利侵權判斷中一般不存在“在被訴侵權產(chǎn)品中找不到“程序模塊”類產(chǎn)品權利要求中限定的程序模塊實際對應的硬件模塊”這一問題，從這個角度考慮，可以認為此“硬件+程序”類裝置權利要求是較佳的選擇。
然而，對于此“硬件+程序”類裝置權利要求，一般而言，被訴侵權的電子設備或裝置需要在出廠前就預裝包含相關程序的軟件（例如，移動設備的App），才能認定該電子設備或裝置的制造商構成專利侵權，而視具體情形軟件制造商可能會被認定為間接侵權。而對于用戶在購買電子設備后再安裝相關軟件后形成的落入專利權利要求保護范圍的電子設備，一般較難以認定電子設備的制造商或軟件的制造商侵犯此類產(chǎn)品權利要求的專利權。當然，不排除今后會有法院判例對此問題進行突破。
（iv）“介質(zhì)+程序”類產(chǎn)品權利要求的保護范圍和侵權認定問題
在本次《專利審查指南》的修改中，也新進引入了此類產(chǎn)品權利要求的撰寫方式，這也是在歐美等國家和地區(qū)被廣泛采用和接受的產(chǎn)品權利要求的撰寫方式。
美國專利商標局在1995年的Beauregard案后開始允許計算機可讀介質(zhì)類的權利要求。在2010年的“Finjan, Inc.訴Secure Computing Corp.”一案中，對于此類權利要求予以保護的重要意義就顯露無遺：原告Finjan, Inc.以方法、相應的系統(tǒng)、以及計算機可讀存儲介質(zhì)三組權利要求起訴被告Secure Computing Corp.專利侵權。最終，美國聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了地方法院對于被告侵犯原告方法權利要求的判決，維持了地方法院對于被告侵犯原告計算機可讀存儲介質(zhì)權利要求的判決，并在判決書中指出：一方須在美國境內(nèi)實施方法權利要求的全部步驟才構成侵犯其專利權。而在該案中，方法權利要求中的步驟是在測試期間執(zhí)行的，而測試過程均發(fā)生在德國境內(nèi)，因此被告不構成對于方法權利要求專利權的侵犯；但被告在美國境內(nèi)對于相關計算機可讀存儲介質(zhì)產(chǎn)品的行為構成了對于原告計算機可讀存儲介質(zhì)權利要求專利權的侵犯。
可見，此“介質(zhì)+程序”類產(chǎn)品權利要求在專利侵權認定方面具有其獨特的優(yōu)勢，這點在光盤等介質(zhì)不再作為主流分發(fā)方式的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)時代仍舊如此。對于手機等移動設備的App而言，用戶獲取App最常見的方式是從Apple App Store、Google Play Store、騰訊應用寶、百度應用市場等官方或第三方軟件商店購買或免費下載App，而這些App一般會存儲在這些軟件商店運營者的服務器的硬盤或其它存儲介質(zhì)中。在此情況下，如果App能夠執(zhí)行此“介質(zhì)+程序”類產(chǎn)品權利要求中包含的程序所體現(xiàn)的方法步驟，或許就可以認定這些軟件商店運營者為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造和使用（例如，將App制造商上傳的App復制至其服務器硬盤，并用來供用戶下載）了專利產(chǎn)品，涉嫌侵犯該專利權（但視具體情形或許可以依據(jù)“避風港”原則無需承擔侵權責任），或許也可以認定App制造商在App開發(fā)完成后在其設備硬盤中存儲該App并上傳至軟件商店的行為構成了為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造和使用了專利產(chǎn)品，涉嫌侵犯該專利權。同樣，由于尚未出現(xiàn)相關判例，在今后此類案件中法院會以何種思路進行司法裁判尚有待驗證。
綜上所述，本次《專利審查指南》的修改對于涉及商業(yè)方法和軟件的專利申請的審查以及授權后的保護都比較有利。專利申請人及其代理人應在撰寫相關專利申請時及時調(diào)整撰寫方式，對于已經(jīng)提交的專利申請，也可以利用主動修改等時機，在不超出原說明書和權利要求書記載范圍的前提下補入相關類型的權利要求或進行適應性的修改，以期在授權后獲得更加充分的專利保護。