作者：劉燕 合伙人、商標(biāo)代理人
美國學(xué)者米勒曾經(jīng)指出:“顯著性對于商標(biāo)，就好比新穎性之于專利、獨創(chuàng)性之于作品”。商標(biāo)顯著性：一般是指商標(biāo)所具有的區(qū)分不同經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)來源的屬性。它是商標(biāo)的靈魂，決定了特定標(biāo)識能否獲得商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)權(quán)人能否維護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。我國《商標(biāo)法》第九條規(guī)定，申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。由此，從法律角度看，缺乏顯著性的商標(biāo)不得申請注冊。
然而，從“優(yōu)盤”商標(biāo)演變?yōu)樯唐吠ㄓ妹Q案，到“解百納”商標(biāo)和解案，再到引發(fā)全民大關(guān)注的“微信”案，當(dāng)事企業(yè)無不切身感受到顯著性問題給企業(yè)帶來的“商標(biāo)之痛”。但這似乎并不影響或減弱其他企業(yè)對沒有顯著性或顯著性較弱商標(biāo)的偏愛與執(zhí)著。筆者認(rèn)為，“好聽易記，便于傳播”的商業(yè)特質(zhì)，決定了企業(yè)在最大化利益追求與商標(biāo)顯著性法律規(guī)定之間的博弈必然成為商標(biāo)申請注冊時“永恒的時尚”。
在此，筆者也希望借助對一些典型案例的分析，幫助企業(yè)了解商標(biāo)的顯著性，對其在商標(biāo)申請注冊時有些許幫助。由于下述案例均經(jīng)過商標(biāo)局、商評委駁回程序，并歷經(jīng)一審、二審階段，其結(jié)論有一定的參考和借鑒意義。
在柯斯卡管理公司在有關(guān)“餐椅、小孩餐椅、游戲床”等商品上申請的“SAFETY1ST”商標(biāo)案中，商標(biāo)局、商評委認(rèn)為，訴爭商標(biāo)可譯為“安全第一”,為非獨創(chuàng)性廣告用語,用在指定商品上,缺乏顯著性。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，商標(biāo)是否缺乏顯著特征不僅應(yīng)考量標(biāo)志本身還應(yīng)結(jié)合該標(biāo)志所申請的商品或服務(wù)的類別進(jìn)行考量。本案中,訴爭商標(biāo)為“Safety1st”,其中“Safety”是其顯著識別部分,可以翻譯為“安全”,此外,在英語單詞右上角加“1st”這種形式一般又可翻譯為“第一”,因此,“Safety1st”可以翻譯為“安全第一”。當(dāng)訴爭商標(biāo)所申請的商品為餐椅、小孩餐椅、游戲床等商品時，容易使消費者將其理解為對商品的功能、用途等特點的描述,不易將其作為區(qū)分商品來源的標(biāo)志予以識別,故訴爭商標(biāo)用于指定商品上,缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。北京市高級人民法院支持了一審法院的觀點。（【2016】京行終1608號）
阿爾斯通集團在有關(guān)“科學(xué)和工藝技術(shù)服務(wù)以及相關(guān)研究和設(shè)計”等服務(wù)上進(jìn)行中國領(lǐng)土延伸申請"CONCEVOIRLAFLUIDITE"商標(biāo)案中，商標(biāo)局、商評委認(rèn)為，訴爭商標(biāo)中文含義可理解為"設(shè)計流動性"或"流動性設(shè)計",為常用的廣告用語,將該詞匯使用在科學(xué)和工藝技術(shù)服務(wù)以及相關(guān)研究和設(shè)計服務(wù)等服務(wù)上,不易起到區(qū)分商品來源的識別作用,整體缺乏顯著性,已構(gòu)成《商標(biāo)法》規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志之情形。一審法院認(rèn)為：訴爭商標(biāo)屬于外文文字商標(biāo),其外在表現(xiàn)形式符合相關(guān)公眾對文字商標(biāo)的通常認(rèn)知,不屬于使用在任何商品或服務(wù)上均不具有顯著特征的情形；同時，訴爭商標(biāo)的表現(xiàn)形式不符合相關(guān)公眾對廣告用語的通常認(rèn)知,因此,商評委認(rèn)定訴爭商標(biāo)為廣告用語,并因此為由認(rèn)定訴爭商標(biāo)不具有顯著特征的作法有誤；而北京高院推翻了一審判決，其認(rèn)為：對于標(biāo)志本身屬于廣告語等,相關(guān)公眾一般難以將其作為商標(biāo)認(rèn)知的,其本身不能起到商標(biāo)應(yīng)具有的識別作用,此等標(biāo)志一般應(yīng)認(rèn)定為缺乏顯著特征,不能作為商標(biāo)注冊。在本案中，申請商標(biāo)由法文"Concevoirlafluidité"構(gòu)成,其可翻譯為"設(shè)計流動性"或"流動性設(shè)計"等中文含義,以相關(guān)公眾的認(rèn)知水平,"Concevoirlafluidité"及其中文譯文一般為廣告語,將申請商標(biāo)使用在指定使用的服務(wù)上,不具有作為商標(biāo)的識別作用。因此, 訴爭商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》所規(guī)定的不應(yīng)予以注冊的情形。([2015]高行（知）終字第3390號)
在鄭州銀行股份有限公司在有關(guān)“金融服務(wù)”等上申請“繳付寶”商標(biāo)一案中，商標(biāo)局、商評委認(rèn)為“繳付寶”商標(biāo)指定使用在“金融服務(wù)、組織收款”等服務(wù)上，直接表示了服務(wù)的內(nèi)容等特點，故在前述項目上的申請予以駁回。一審法院認(rèn)為，申請商標(biāo)“繳付寶”指定使用在“金融服務(wù)、組織收款”等服務(wù)上，直接表示了服務(wù)的內(nèi)容特點。但同時認(rèn)為，根據(jù)原告所提交的證據(jù)，可以證明申請商標(biāo)經(jīng)過長時間的使用和宣傳獲得一定的知名度，并在消費者心目中建立了相應(yīng)的認(rèn)知，與原告建立了較為穩(wěn)定的聯(lián)系，故此，可以認(rèn)定其已經(jīng)通過使用獲得了商標(biāo)應(yīng)具有的顯著性，可以作為商標(biāo)注冊。而北京高院在此案中仍未支持一審判決，其認(rèn)為：首先，對商標(biāo)評審委員會及原審法院均認(rèn)為訴爭商標(biāo)"繳付寶"指定使用在“金融服務(wù)、組織收款”等服務(wù)上,直接表示了服務(wù)的內(nèi)容特點的認(rèn)定予以認(rèn)可；但同時認(rèn)為，鄭州銀行的在案證據(jù)僅能證明其對訴爭商標(biāo)具有使用意圖或是對訴爭商標(biāo)的使用采取了必要的準(zhǔn)備,并不能證明已實際使用；并進(jìn)一步認(rèn)為，即使相關(guān)證據(jù)能夠證明鄭州銀行對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了實際使用,但從使用地域、時間等因素考慮,消費者看到申請商標(biāo)也僅能識別服務(wù)本身,不足以識別服務(wù)來源,因此,二審法院最終認(rèn)定“繳付寶”商標(biāo)不應(yīng)在有關(guān)金融服務(wù)等項目上予以獲準(zhǔn)注冊。（【2014】高行（知）終字第2989號）
從上述案例可見，在“繳付寶”案和"CONCEVOIRLAFLUIDITE"案中，一審法院試圖放寬對通過使用獲得顯著性的證據(jù)要求或從消費者實際認(rèn)知角度對商標(biāo)顯著性的判斷上對這一問題的理解有所突破，但是，很不幸，這種努力顯然不是北京高院法官所樂見的。同時，從前述案件的最終審理結(jié)果中，我們也認(rèn)為：
一、對顯著性較差商標(biāo)以及廣告用語商標(biāo)的申請，企業(yè)仍應(yīng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度。由于商標(biāo)是用于識別商品或者服務(wù)來源的標(biāo)志,其具有顯著性是商標(biāo)的基本要求。對于顯著性較弱或廣告用語商標(biāo)，其一般均有一定的描述性。這種描述是直接的還是暗示性的，則對判斷其是否具有顯著性具有決定意義。但是，這種判斷無疑沒有量化的標(biāo)準(zhǔn)。但從法院判決可見，無論是商標(biāo)局、商評委，還是法院，其對此類商標(biāo)的判斷均采取了較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)是確定無疑的。
二、遵循個案審查原則，提供證據(jù)時應(yīng)有所偏重。針對顯著性商標(biāo)之案件，企業(yè)尋找與案件類似情況的其他商標(biāo)已獲準(zhǔn)注冊的證據(jù)，包括案件商標(biāo)在其它國家已獲準(zhǔn)注冊的證據(jù)，不能成為支持案件的當(dāng)然依據(jù)的觀點，在此類案件中會體現(xiàn)的更為淋漓盡致和理所應(yīng)當(dāng)。故此，在商標(biāo)顯著性案件的證據(jù)準(zhǔn)備時，應(yīng)將證據(jù)提供的重點放在通過使用而獲得顯著性之層面上。
三、對于不具有固有顯著性的商標(biāo)，當(dāng)事人如主張通過長期、大量的宣傳使用而獲得其作為商標(biāo)注冊所要求的顯著特征時，其證據(jù)要求將會非常高。比如，在中國民生銀行股份有限公司“商貸通”商標(biāo)案（【2014】高行終字第1279號）中，北京高院最終認(rèn)定當(dāng)事人通過使用使“商貸通”商標(biāo)具有了商標(biāo)的顯著性。在該案中，其提供的證據(jù)能證明的事實有：①連續(xù)5年使用商標(biāo)；②商貸通產(chǎn)品交易額達(dá)1.2萬億元；③商貸通產(chǎn)品交易筆數(shù)102萬筆；④商標(biāo)產(chǎn)品客戶數(shù)40萬戶；⑤使用地域超過十個?。虎瞢@得銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會授予的榮譽證書；⑦廣告宣傳數(shù)額高達(dá)數(shù)千萬元，等等。從這些證據(jù)的數(shù)量及證明高度看，其甚至可與馳名商標(biāo)認(rèn)定的證據(jù)高度和數(shù)量媲美。
希望企業(yè)能從上述評析中獲得一些有益的啟示，筆者本人是“高獨創(chuàng)性”商標(biāo)的堅決倡導(dǎo)者，但是，眾多企業(yè)對“無顯著性或弱顯著性”商標(biāo)的熱愛也決定了這些商標(biāo)的申請注冊必然有其存在發(fā)展的道理。那么，我們也提出一些針對“無顯著性或弱顯著性”商標(biāo)的注冊意見，供企業(yè)予參考：
（1）在商標(biāo)提出時，我們建議加入有顯著性的文字一并提出，如“格力-冷靜王”，以盡可能確保在注冊階段能最大限度的被商標(biāo)局予接受；
（2）在商標(biāo)使用中，我們建議企業(yè)應(yīng)非常注重使用證據(jù)和商標(biāo)知名度證據(jù)的留存與搜集，而從上述獲得支持的案例可見，證據(jù)準(zhǔn)備可綜合使用時間、規(guī)模、廣告支出、銷售量、榮譽積累等因素予準(zhǔn)備。
（3）在商標(biāo)維護(hù)上，企業(yè)應(yīng)明確，商標(biāo)的顯著性是動態(tài)的，需要商標(biāo)權(quán)人認(rèn)真努力的去經(jīng)營、維護(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)商標(biāo)有被淡化的可能性時，應(yīng)采取積極行動，予以制止。
也希望上述分析與評述，能使企業(yè)在弱顯著性商標(biāo)的申請與保護(hù)上多擁有一些“愛并快樂”著的自信與從容!