作者：李鎮(zhèn)江 資深專利代理人 訴訟代理人

美國的限制性審查意見（Restriction Requirement）是為了減少美國審查員的檢索負擔而設置的要求。如果美國審查員認為一個專利申請中包含了兩個以上不同的或獨立的發(fā)明，那么就會要求申請人選擇一個發(fā)明。選擇的發(fā)明在本申請中繼續(xù)審查。其它的不被選擇的發(fā)明只有提交了分案或繼續(xù)申請時才會被繼續(xù)審查。

它有點類似于中國的單一性審查意見，但與中國的單一性審查意見不同的是，它考慮的并非是獨立權利要求之間是否具有相同或相應的特定技術特征，它唯一的出發(fā)點就是是否這多個不同的發(fā)明給審查員帶來了額外的檢索負擔。因此，其答復的方式也與答復中國的單一性審查意見截然不同。下面就針對美國限制性審查意見，討論一下其答復時應注意的事項和處理技巧。

眾所周知，中國的單一性審查意見的答復，有三種處理方式：

（1）選擇審查員認為沒有單一性的多組權利要求中的一組權利要求保留在申請文件中，對于其它組的權利要求可以分案或不分案；

（2）爭辯審查員認為沒有單一性的多組權利要求實際上是有單一性的；

（3）對審查員認為沒有單一性的多組權利要求進行修改，使其具有單一性。

但對于答復美國限制性審查意見，中國的后兩種方式都是不適用的。也就是說，必須要采用第一種方式，在審查員指出的多組權利要求之間選擇一組保留在申請文件中。在此基礎上，可以提出對審查員意見的反駁，或者不提出對審查員意見的反駁。但無論是否反駁，一定要在審查員指出的多組權利要求中選擇一組保留。

其背后的原因是，美國的限制性審查意見不同于中國的單一性審查意見，其著眼于審查員的檢索負擔。是否給審查員造成檢索負擔，更重要的考量可能在于審查員，不是在于申請人，因此，申請人對于檢索負擔的爭辯會變得蒼白和無意義，因為對于檢索負擔來說，基本上都是檢索的審查員才能判斷的事情。

雖然申請人對于美國限制性審查意見的反駁多半會沒有意義，但在選擇一組權利要求的同時一般還是建議申請人進行反駁。這樣做的好處是，可以保留向技術中心主管申訴以對限制性審查意見進行重新考慮的權利。如果申請人不同時反駁，就相當于放棄了申訴權。

但是，由于上述檢索負擔基本上都是檢索的審查員才能判斷的原因，申請人同時做出的反駁應該簡短。從實踐上，不管申請人的反駁如何強有力，審查員仍然在檢索負擔的判斷方面具有很大的自由裁量權。而且，反駁的真正目的如上所述只是為了保留申訴權，因此，一般情況下，不應投入太多的精力去準備對限制性審查意見的反駁。

另外，如果申請人已經針對限制性審查意見進行了分案，就不建議同時對該限制性審查員作出反駁。這是因為，這樣的反駁給了審查員對母案中的限制性審查意見撤回的借口。

在美國，當母案中的限制性審查意見被撤回時，分案中的權利要求可能會受到重復授權駁回的限制。為了克服分案中的重復授權駁回，申請人可能需要提交期末放棄（disclaimer）。但在美國，要求提交了期末放棄的分案和母案，必須為共同所有，才能夠實施專利權。這樣，就對申請人對母案和分案申請進行單獨的轉讓造成了障礙。

對美國限制性審查意見的答復不能象答復中國單一性審查意見那樣，去分析各獨立權利要求是否具有相同或相應特定技術特征，因為美國的限制性審查意見著眼于檢索負擔，不著眼于特定技術特征。

在答復限制性審查意見時，可以從多組權利要求的檢索分類號相同或相近，檢索關鍵詞類似等檢索角度進行答辯，強調同時審查多組權利要求不會給審查員帶來檢索負擔。絕不能爭辯其中一個獨立權利要求是另一個獨立權利要求的明顯變形，或基于同一構思。這樣的答復并不能克服限制性審查意見，同時，由于禁止反悔原則，它會使審查員認為一組權利要求相對于現有技術沒有新穎性或創(chuàng)造性時，認為另一種權利要求也沒有新穎性或創(chuàng)造性。

美國的限制性審查意見分為發(fā)明限制和種類限制兩種。發(fā)明限制可以理解為審查員認為多個獨立權利要求是不同或獨立的發(fā)明，需要額外檢索。種類限制可以理解為審查員認為多個從屬權利要求是不同或獨立的發(fā)明，需要額外檢索。對于種類限制，雖然審查員指出了多個從屬權利要求是不同的獨立的發(fā)明，要求申請人進行選擇，并不意味著申請人沒有選擇的從屬權利要求此時就已經放棄掉了。

限制性審查意見一般是早于引用現有技術的實質性的審查意見，例如非最終（non-final）和最終（final）審查意見。在限制性審查意見時，審查員并沒有開始檢索。因此，對于獨立權利要求的新穎性或創(chuàng)造性并沒有給出評判。如果在后續(xù)的審查中，審查員發(fā)現申請人沒有選擇的從屬權利要求引用的獨立權利要求是有新穎性或創(chuàng)造性的，這時由于這些從屬權利要求的引用關系，它們也是有新穎性或創(chuàng)造性的，能夠重新加入，最終授權，并不因為申請人曾經在答復限制性審查意見時沒有選擇這些從屬權利要求而不被授權。

在美國，申請人在撰寫專利申請文件時，如果有多個獨立權利要求，盡量設置一個基礎的獨立權利要求，讓其它的獨立權利要求采用引用該基礎獨立權利要求的形式去撰寫，因為這樣可以避免限制性審查意見。

如果不按照采用引用該基礎獨立權利要求的形式去撰寫，盡量讓其它獨立權利要求包含該基礎獨立權利要求的所有限定。這樣，即使在答復限制性審查意見的時候，申請人選擇基礎獨立權利要求保留在申請文件中，不選擇其它獨立權利要求，只要在后續(xù)審查過程中，基礎獨立權利要求獲得授權，其它獨立權利要求由于包含了該基礎獨立權利要求的所有限定，申請人就可以將未選的獨立權利要求重新加入（rejoin）到申請文件中。